La Corte Suprema acogió recurso de casación y oposición a registro de marca por la similitud con signo registrado «Puma»,  el cual, además, cuenta con fama y notoriedad nacional e internacional.

En fallo dividido (causa rol 2.008-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– consideró que la adición de un término al registro previamente concedido no evita la confusión entre los consumidores.

«Que, al tenor de las disposiciones en análisis, las conclusiones reseñadas en el motivo tercero ut supra aparecen incompletas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los jueces de fondo respecto de las características del signo pedido, al estimar que la sola adición de la expresión «KATARI» a aquélla que tienen en común, «PUMA» lo dota de fisonomía propia, omite toda referencia y alusión al examen comparativo de las marcas en conflicto desde un punto de vista gráfico global. Este parámetro de estudio, inserto en la categoría del elemento relevante o principal, deja en evidencia una semejanza importante y decidora, ya que la divergencia de un solo componente hace que presumiblemente, al momento de requerir o recibir el consumidor el ofrecimiento de alguno de los servicios que el solicitante pretende prestar, se produzca una confusión entre las marcas en conflicto, toda vez que una comprende íntegramente lo distintivo de la otra», afirma el fallo.

La resolución agrega que: «A su turno, la evaluación de la similitud de los signos ha de realizarse, además, desde el punto de vista de las coberturas pretendidas, siendo de toda evidencia la identidad de la que se pretende para la marca pedida con las propias de la ya registrada, compartiendo claramente ámbitos de funcionamiento y operatividad».

«En suma, la advertencia de la similitud de la marca pedida con el elemento principal de aquella que funda la oposición, sumada a la confluencia de las coberturas, torna insuficiente el distingo visual y fonético de la marca pedida, más aún si se tiene en cuenta la fama y notoriedad alcanzada por la marca de la oponente en el medio tanto nacional como internacional, como es público y notorio, aspecto también descuidado por los sentenciadores del grado en su estudio», añade.

Para la Corte Suprema: «La falta de un análisis cabal en los términos indicados, esto es, confrontando el elemento principal desde una perspectiva fonética, evaluando la cobertura pretendida del signo solicitado, respecto de la marca registrada en conflicto así como la fama y notoriedad de esta última, ha significado un yerro en el razonamiento de los jueces de la instancia al punto de transgredir las reglas de registrabilidad (…). Que, en efecto, la infracción se produce porque la valoración del signo se realizó mediante un razonamiento incompleto, al prescindirse de una serie de factores de análisis, en especial la inclusión fonética y gráfica del elemento principal del signo registrado fundante de la oposición con la marca pedida, la circunstancia de estar ambas vinculadas con productos de las clases 12 y 28 y la fama y notoriedad de la marca de la oponente».

«Estos aspectos constituyen una base de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra h), del artículo 20 de la Ley 19.039, que niega protección a las expresiones iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas», afirma la resolución.

Consecuentemente –continúa–, resulta aplicable, también, la prohibición de registro consagrada en la letra f), del artículo 20 ya citado, toda vez que los mismos hechos presuponen, racionalmente, una potencial fuente de error o engaño del público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que se le ofertan y, asimismo la prohibición establecida en la letra g) de la referida norma, habida cuenta que es un hecho público y notorio que la marca de la oponente goza de un reconocimiento global a su respecto, precisamente, en las clases respecto de las cuales se ha impetrado la protección registral.

«En suma, ante los hechos de la causa, las características del signo pedido y las del que ya se encuentra registrado, ha de concluirse que las referidas circunstancias que derivan del razonamiento que precede quedan subsumidas en los presupuestos de los preceptos de irregistrabilidad de los literales f), g) y h), del artículo 20 de la ley 19.039, los que fueron infringidos por falta de aplicación, error que determina la nulidad de la sentencia dictada en estos antecedentes», concluye.

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Dahm.