La Corte Suprema acogió recurso de casación y rechazó el registro de marca de utensilios de cocina por identidad gráfica y fonética con el mineral ficticio registrado por la empresa editorial DC Comics, en la saga del superhéroe «Superman».

En fallo unánime (causa rol 15.597-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Juan Manuel Muñoz Pardo y los abogados (i) Ricardo Abuauad y María Cristina Gajardo– rechazó el registro de la marca «Krytonite», solicitado por la empresa Virutex Ilko S.A.

«Que, como primera aproximación a la materia en debate, es necesario acudir a lo preceptuado en el artículo 6 bis, numeral 1° de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, conforme al cual: ‘Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares», cita el fallo.

Resolución que agrega: «Es decir, la norma en estudio dispone expresamente que debe prohibirse el registro de signos que constituyan una reproducción o una traducción de una marca ya registrada y notoriamente conocida, utilizada para productos idénticos o similares, siempre y cuando tales signos sean susceptibles de crear confusión en el público consumidor».

«(…) sobre el particular, y al efectuar la comparación gráfica y entre el signo cuyo registro se solicita (KRYPTONITE) y la marca invocada por el oponente (KRYPTONITE o KRYPTONITA), se aprecia que se trata de signos idénticos, siendo aquel cuyo registro se solicita, una reproducción del que la oponente es titular tanto en Chile, como en diversos países (Australia, China y Argentina, entre otros)», añade el fallo.

«(…) por lo demás –continúa–, es un hecho público y notorio que la oponente DC Comics es una compañía de edición de Comics, estando entre sus títulos las historietas de ‘Superman’, tira cómica en la surge la expresión ‘Kryptonita’, concepto que ha sido creado y afamado por el demandante, no existiendo ésta sino hasta que el personaje de Superman vio la luz, encontrándose asociada a los productos relacionados con éste, siendo una marca famosa y notoria a nivel mundial. (…). Que, así las cosas, es posible colegir que lo que se pretende por la empresa solicitante es obtener el registro de un signo idéntico a aquel del que es titular la oponente, el cual y como ya se dijo, goza de fama y notoriedad a nivel mundial».

Para la Corte Suprema: «(…) es preciso reiterar que el Convenio de Paris, en su artículo 6 bis protege las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para distinguir productos o servicios, no sólo idénticos, sino que también similares, susceptible de crear confusión. (…) Pues bien, del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que la marca solicitada registrar por Virutex Ilko S.A. va en contra del contenido de la norma en análisis, por cuanto es idéntica gráfica y fonéticamente de la invocada por la oponente, la que además es notoria y famosa a nivel mundial, todo lo cual lleva a concluir que de accederse a su reconocimiento, produciría confusión en el público consumidor, aun cuando los productos que se amparen no sean de la misma clase».

«Que, de acuerdo con lo antes expuesto y razonado, resulta evidente que se ha infringido por los juzgadores del grado lo dispuesto en el artículo 6 bis, numeral 1°, de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vulneración normativa que por cierto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que, al considerarse erradamente por éstos que no se configuró la causal de irregistrabilidad en análisis, se accedió al registro materia de autos, en un caso en que éste no era procedente», añade el fallo.

«Conforme lo anterior, el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente debe ser acogido en lo que este capítulo respecta», concluye.